Заявки з наміром використання · Office Actions · Післяреєстраційні процедури · Аудити USPTO · Ризики шахрайства
Після подання заявки на реєстрацію торговельної марки у США ризики для заявника не зникають. Навпаки, значна частина втрат торговельних марок відбувається саме після подання або навіть після отримання реєстрації. У цій частині розглядаються ключові загрози, які виникають на етапі розгляду заявки, після її реєстрації, а також у процесі подальшого використання бренду.
Заявки з наміром використання (Intent-to-Use): можливість і водночас ризик
Заявка з наміром використання (Intent-to-Use, ITU) дозволяє зафіксувати пріоритет торговельної марки ще до початку фактичного комерційного використання. Такий механізм активно застосовується бізнесом на етапі підготовки запуску продукту. Водночас ITU-заявки передбачають суворі процесуальні вимоги, недотримання яких призводить до автоматичного припинення розгляду.
Для переходу ITU-заявки до реєстрації необхідно в установлені строки подати Statement of Use із належним зразком використання відповідно до розділу 1(b) Закону США про торговельні марки. За відсутності цього етапу заявка скасовується.
Ключові ризики ITU:
пропуск строків подання Statement of Use, що призводить до автоматичного припинення заявки;
неможливість зміни підстави ITU на використання після окремих відмов;
подання дефектних або неналежних зразків використання;
додаткові витрати, пов’язані з продовженням строків та процедурними формальностями.
Юридичний супровід на цьому етапі дозволяє коректно обрати підставу подання, підготувати докази використання та контролювати всі процесуальні строки.
Судова практика: Nestlé проти NESPORT
Показовою є справа Société des Produits Nestlé S.A. v. Candido Vinuales Taboada (Opposition No. 91232597, TTAB, 2020).
Заявник подав міжнародну заявку на знак NESPORT, заявивши про добросовісний намір використовувати його у США. Водночас жодних об’єктивних доказів такого наміру на момент подання не було надано. Апеляційна рада з торговельних марок (TTAB) підтримала заперечення Nestlé та відмовила у реєстрації.
Висновок суду був однозначним: задекларований намір без підтверджуючих доказів не відповідає вимогам законодавства.
Office Action від USPTO: юридичний етап підвищеного ризику
Через три–чотири місяці після подання заявки заявники зазвичай отримують Office Action від USPTO. Найпоширенішою підставою для відмови залишається ймовірність змішування за розділом 2(d). Строк для відповіді становить шість місяців, і його пропуск означає негайне припинення розгляду заявки.
Типові помилки заявників:
пропуск строку відповіді;
відсутність повного аналізу факторів DuPont;
реагування лише на частину зауважень експерта;
некоректна заміна або зміна зразків використання;
суперечлива або неточна правова аргументація.
У таких справах роль адвоката полягає в комплексному аналізі факторів схожості, підготовці доказової відповіді, переговорах щодо листів згоди та, за необхідності, у стратегічному оскарженні рішень USPTO.
Процедурні обмеження
Відповідно до TBMP §1201.04 та TMEP, відповідь, яка:
не охоплює всі підстави відмови;
не містить повного правового аналізу;
містить часткові або суперечливі аргументи,
призводить до остаточної відмови навіть у разі подальшого подання апеляції. Особливо критичними ці вимоги є у спорах за розділом 2(d).
Післяреєстраційні обов’язки: ризик, який часто ігнорують
Отримання реєстрації не означає завершення процесу. Для збереження чинності торговельної марки власник зобов’язаний:
подати Декларацію про використання за розділом 8 між п’ятим і шостим роками після реєстрації;
подавати заяви на поновлення за розділом 9 кожні десять років.
Пропуск цих строків автоматично призводить до скасування реєстрації незалежно від фактичного використання знака.
Шахрайство у сфері торговельних марок
Публічність реєстрів USPTO активно використовується шахраями. Нові заявники регулярно отримують фіктивні рахунки, електронні листи або дзвінки з вимогами оплати «обов’язкових» послуг.
Найпоширеніші схеми:
фіктивні рахунки за «моніторинг» або «міжнародну реєстрацію»;
дзвінки з підміною номерів офіційних органів;
створення фейкових сайтів для фабрикації зразків використання.
Наслідки можуть включати:
фінансові втрати;
втрату контролю над даними заявки;
скасування або незаконне переоформлення права власності на марку.
Чому подання без адвоката часто коштує дорожче
На різних етапах життєвого циклу торговельної марки заявники стикаються з такими ризиками:
відмови або вимушений ребрендинг через поверхневий пошук;
Office Actions через неправильну класифікацію;
втрата пріоритету через помилки у власності;
автоматичне припинення через пропущені строки;
скасування реєстрації через ігнорування післяреєстраційних вимог;
шахрайські дії третіх осіб.
Практика судів і USPTO підтверджує, що реєстрація торговельної марки у США є безперервним юридичним процесом із жорсткими строками, доказовими вимогами та незворотними наслідками.
Професійний юридичний супровід у цій сфері розглядається не як додаткова витрата, а як інструмент управління ризиками та захисту довгострокової цінності бренду. Якщо бренд має значення, юридична стратегія також має значення.